‘Doe je huiswerk voor je naar China trekt’

China heeft het hoogste aantal aanvragen voor octrooien en handelsmerken ter wereld. Het ‘Made in China 2025’-beleid maakt van de bescherming van innovatie een doelstelling. “De behandeling van buitenlandse rechtenhouders is fair, maar ze moeten hun huiswerk doen. Er blijven valkuilen”, vertellen Bei Tang en Valentin de le Court van de adviseur Gevers.

Een snelgroeiend Luiks medisch bedrijf heeft de goedkeuring van de China Food and Drug Administration om zijn wearable in China te vermarkten. Het apparaat is met octrooien beschermd. Toch zijn de Luikenaars, in sporttermen, zichzelf tegengekomen in China. Valentin de le Court, jurist bij de adviseur Gevers: “Een Chinese firma heeft het model van hun wearable identiek nagemaakt en daarop een designpatent aangevraagd. Een dergelijk octrooi beschermt het uitzicht van producten in China. Dat Chinese bedrijf is nu de eigenaar van een titel die het tien jaar lang een monopolie geeft om dat design in China te gebruiken.”

Het geval van de Luikse klant van Gevers is redelijk klassiek, volgens De le Court, die ook actief is bij de China IPR SME Helpdesk van de Europese Commissie, die door Agoria wordt gesteund. “Wie het eerst bescherming vraagt, heeft de rechten in China. Voor een designpatent wordt niet substantieel onderzocht of het design nieuw en creatief is en of het tegemoetkomt aan de octrooieerbaarheidsvoorwaarden. Je kunt dus gemakkelijk een designpatent krijgen. Daarna kan dat altijd aangevochten worden, maar dat kost geld, energie en tijd. Designpatenten worden onderschat en te weinig gebruikt door buitenlandse bedrijven. De Chinezen gebruiken ze massaal, ook abusief. Ze deponeren bestaande ontwerpen. In hun communicatie kunnen ze dan zeggen dat ze een legitieme fabrikant van innovatieve producten zijn, de eigenaar van een designpatent. In dit geval zet de inbreukpleger zijn designpatent duidelijk op zijn e-shop op Alibaba. Designpatenten veroorzaken problemen voor de originele houder van de intellectuele eigendom. Onze klant loopt het risico te worden aangevallen voor inbreuken op dat designpatent. Gelukkig heeft hij octrooien. Dat geeft ons een aanvalsbasis. De aanpak van octrooi-inbreuken in China is serieus verbeterd. Je kan in relatief korte tijd resultaten boeken.”

Gebruiksmodel

Naast designpatenten heeft China uitvindingsoctrooien. Die zijn goed vergelijkbaar met de octrooien die de Europese Octrooi Organisatie toekent en ze beantwoorden aan strenge voorwaarden. China heeft echter nog een andere, ‘lichte’ vorm van een uitvindingsoctrooi, het utility model (gebruiksmodel), een minioctrooi dat tien jaar bescherming biedt.

“Ook dergelijke gebruiksmodeloctrooien worden onderschat door Europese bedrijven. Zij beschermen kleine verbeteringen aan de functie of de vorm en de structuur van producten. Je kunt ze beschouwen als uitvindingsoctrooien, maar het inventiviteitscriterium ligt lager. Het State Intellectual Property Office (SIPO) zal niet echt nagaan of de uitvinding inventief is. Ze doen enkel een klein, voorlopig onderzoek op nieuwheid. Je kunt een titel krijgen in zes maanden en het is goedkoop”, zegt Bei Tang, een Gevers-specialist in handelsmerken die in China en Frankrijk studeerde en in beide landen werkte.

Ook dat soort patenten vragen Chinese bedrijven massaal aan, zelfs op bestaande technologie van hun concurrenten. Tang: “Je verandert een klein beetje en je dient een gebruiksmodel in. Voor de aanvrager hebben ze het voordeel dat je gebruiksmodellen moeilijker ongeldig kunt laten verklaren omdat de vereiste inventieve stap minder groot is dan in een uitvindingoctrooi. Het volstaat een kleine vooruitgang te bewijzen.”

De drempel naar het gebruiksmodel is lager, maar de inzet is even hoog. Tang: “De hoogste schadevergoeding in een intellectuele-eigendomszaak tot nog toe in China was over een gebruiksmodel. De Chinese producent van elektrisch materiaal Chint kreeg in eerste aanleg omgerekend bijna 40 miljoen euro toegewezen in een zaak tegen het Franse Schneider. In 2009 werd dat in beroep teruggebracht tot 20 miljoen euro.”

Handelsmerk

Een zaak waarmee de Amerikaanse loop- en sportschoenenfabrikant New Balance vorig jaar de krantenkoppen haalde, illustreert een tweede slagveld voor intellectuele-eigendom in China: handelsmerken. Daarbij horen niet enkel de westerse handelsmerken, maar ook hun omzetting in het Chinees. Toen New Balance in 2006 in China begon, registreerde het zijn Amerikaanse merknaam en logo en koos het als omzetting van die naam in het Chinees ‘Xin Bai Lun’ (sjinbailun) – een combinatie van het Chinese woord voor ‘nieuw’ (xin) en de klanknabootsing voor ‘Balance’, bailun. Naderhand bleek dat een Chinese schoenenhandelaar Xin Bai Lun al had geregistreerd. New Balance bleef Xin Bai Lun gebruiken en werd in 2015 veroordeeld tot omgerekend 14,5 miljoen euro schadevergoeding. De le Court: “De zaak is in beroep, maar de boodschap is duidelijk: hecht belang aan je Chinese transliteratie.”

Bedrijfsgeheimen

“Bij de firma waarvoor ik in China werkte, draaiden alle zaken over bedrijfsgeheimen rond werknemers die de firma hadden verlaten met vertrouwelijke informatie om ze tegen hun voormalige werkgever te gebruiken”, zegt De le Court. “In zo’n geval moet je kunnen bewijzen dat je actieve maatregelen hebt genomen om de informatie vertrouwelijk te houden. Had je een clausule over vertrouwelijke intellectuele eigendom in het arbeidscontract? Was er een duidelijke politiek over wat wel of niet mocht gedaan worden met die informatie? Was de informatie gelabeld als confidentieel? Kon je er moeilijk bij? Als je dat niet kunt bewijzen, wijst de rechter je zaak af omdat je geen bescherming kunt vragen voor iets wat vrij te gebruiken was.”

“Dat geldt ook als je in China de markt aftast en informatie uitwisselt met potentiële partners”, gaat De le Court verder. “Je moet een geheimhoudingscontract hebben, anders kan de tegenpartij die informatie vrij gebruiken. Dat is een normale, gezonde manier van werken. Dat contract moet in het Chinees zijn en onder gezag van Chinese gerechtshoven. Een uitspraak van een rechtbank in Gent helpt je niet vooruit in China.”

“Geheimhouding is bijzonder belangrijk voor de gebruiksmodellen. Je komt aan met een innovatief design, toont het hier en daar, vraagt om offertes. Zodra dat design publiek is gemaakt, waar ook in de wereld, kan het niet meer beschermd worden in China. Het beste kun je een gebruiksmodel aanvragen in China vóór je met potentiële partners begint te praten. Als je dat niet doet, zorg dan voor goede confidentialiteitsclausules. Zet in je contract dat de tegenpartij zich engageert geen designpatenten aan te vragen op je ontwerp. Hetzelfde met je handelsmerk. Deponeer het voor je naar China trekt. Anders doet de vrouw van de neef van de buur van je distributeur het.”

Bruno Leijnse, fotografie Kris Van Exel

“Deponeer je handelsmerk voor je naar China trekt. Anders doet de vrouw van de neef van de buur van je distributeur het” – Valentin de le Court, Gevers